Markenrecht: Zur Behinderungsabsicht im Rahmen einer langjährigen Vertriebsbeziehung

Von einer Behinderungsabsicht ist dann auszugehen, wenn im Rahmen einer langjährigen Vertriebsbeziehung einer der Partner das innerhalb eines Vertriebssystems genutzte Zeichen als Marke anmeldet, obwohl ihm das Zeichen und das zugehörige Produkt nach den innervertraglichen Regelungen und der gelebten Praxis nicht allein zusteht. Ein eigener Benutzungswille schließt die Bösgläubigkeit nicht aus.

Der Sachverhalt:
Die Klägerin vertreibt Funkfembedienungen für Kräne, Maschinen und Fahrzeuge und zählt zu den führenden Herstellern solcher Produkte. Sie ist Inhaberin der 2015 eingetragenen deutschen Wortmarke Nr. 30 2015 048 364 „GL“ und der 2016 eingetragenen deutschen Wortmarke Nr. 30 2015 048 365 „GR“. Beide Marken genießen Schutz für „hydraulische Steuergeräte und daraus bestehende Anlagen“ und „elektrische, elektronische Steuergeräte und daraus bestehende Anlagen; Funkfemsteuerungen; drahtlose Steuerungen; Kabelsteuerungen; pneumatische Steuergeräte und daraus bestehende Anlagen“.

Die Beklagte zu 1)ist eine Wettbewerberin der Klägerin. Sie bietet weltweit, so auch in Deutschland und im Internet Funkfemsteuerungen unter den Zeichen „GL“ und „GR“ an. Die Klägerin und die Beklagte zu 1) haben eine gemeinsame Unternehmenshistorie. Sie gehen zurück auf M. H., der im Jahr 1982 die Firma „H. E.“ gegründet hatte. Aus dieser Firma ging 1990 die H. S. GmbH hervor, die 2007 in H. D. GmbH umbenannt wurde und 2010 an die H. G. GmbH und diese wiederum 2014 an die Klägerin veräußert wurde.

Die H. S. GmbH hatte bereits mindestens seit den frühen 1990er- Jahren zwei Produktlinien von Funkfemsteuerungen unter der Marke „H.“ im Sortiment, die mit den Baureihenbezeichnungen „GL“ und „GR“ gekennzeichnet wurden. Auch die von H. S. GmbH umbenannte H. D. GmbH und deren Rechtsnachfolgerinnen verwendeten die Bezeichnungen „GL“ und „GR“ zur Bezeichnung von H. Produkten der Baureihen „GL“ und „GR“. Im Jahr 2000 gründete M. H. das US-amerikanische Unternehmen H. I., Inc. mit Sitz in Oklahoma, USA, welches nicht mit der hiesigen Beklagten zu 1) identisch ist.

Am 6.6.2014 wurden die noch zwischen der Beklagten zu 1) und der H. G. GmbH bestehenden Vertriebs- und Lizenzverträge von der Beklagten zu 1) außerordentlich gekündigt. Nach der Kündigung vertrieb die Beklagte zu 1) H.-Produkte unter den Bezeichnungen „GL“ und „GR“ in Deutschland über die neu gegründete Beklagte zu 2). Die H. G. GmbH wurde sodann einschließlich sämtlicher Vermögenswerte im Rahmen eines asset deals am 31.8.2014 an die Klägerin veräußert.

Am 20.6.2014 hatte die Beklagte zu 1) Klage wegen Vertragsverletzung gegen die H. G. GmbH in den USA, eingereicht. Im weiteren Verfahren verklagte die Beklagte zu 1) sowohl die H. G. GmbH als auch die hiesige Klägerin zudem wegen Verletzung von Marken und Handelsaufmachungen, wozu auch Ansprüche aus den Rechten an den Bezeichnungen „GL“ und „GR“ zählten. Beide Entscheidungen sind noch nicht rechtskräftig.

Die Beklagte zu 1) meldete selbst jeweils am 18.5.2020 eine deutsche Wortmarke „GL“ und eine deutsche Wortmarke „GR“ an, die am 7.6.2020 mit Schutz für die Waren „Funkfemsteuerungen für Bau- und Industriemaschinen, Fahrzeuge Kräne und Hebezeug“ der Klasse 09 und „Finanzierung von Ausrüstungen und Geräten; Leasing von Ausrüstungen und Geräten“ der Klasse 36 in eingetragen wurden. Die Klägerin ist der Auffassung, ihr stünde gegen die Beklagten zu 1) und 2) ein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch gem. § 14 Abs. 2 Nr. 1 bzw. Nr. 2 und Abs. 3 MarkenG zu. Die streitgegenständlichen Zeichen seien von der Klägerin bzw. ihren Rechtsvorgängerinnen geschaffen und jahrzehntelang benutzt worden. Durch die Markeneintragung habe die Klägerin ihre eigene berechtigte Nutzung absichern wollen. Die Rechte an den Zeichen „GL“ und „GR“ seien nicht von der H. D. GmbH bzw. der H. G. GmbH an die H. I., Inc. übertragen worden.

Das LG wies die Klage ab und gab der Widerklage der Beklagten zu 1) statt.

Die Gründe:
Der Klägerin stehen die mit ihrer Klage geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Schadensersatzfeststellung und Auskunftserteilung nicht zu, da sie die Klagemarken bösgläubig angemeldet hatte.

Die Beklagten zu 1) und 2) können der Klägerin gegen den geltend gemachten Anspruch die Bösgläubigkeit der Klägerin bei der Markenanmeldung als Einrede gem. § 242 BGB i.V.m. §§ 3, 4 Nr. 4 UWG mit der Folge entgegenhalten, dass die Klägerin an der Durchsetzung des an sich bestehenden Unterlassungsanspruchs aus ihren Klagemarken gehindert ist. Hier liegt der Fall so, dass die Klägerin im Jahr 2015 die Klagemarken zur Anmeldung gebracht hatte, um die Beklagten zu 1) und 2) unter Ausnutzung der Sperrwirkung der Marken an einem weiteren Marktauftritt im Segment Funkfernsteuerungen unter den Bezeichnungen „GL“ und „GR“ in Deutschland zu hindern. Dies ergibt sich aus Folgendem:

Die Beklagte zu 1) bzw. ihre Rechtsvorgängerinnen hatten an den (Baureihen-)Bezeichnungen „GL“ und „GR“, die sie über einen Zeitraum von ca. 20 Jahren für professionelle Steuerungsgeräte zur Fernsteuerung industrieller Maschinen nutzten, vor der Eintragung der Klagemarken durch die Klägerin einen schützenswerten Besitzstand erworben, was die Klägerin zum Zeitpunkt der Eintragung wusste. Sie handelte überdies in Behinderungsabsicht.

Von einer Behinderungsabsicht ist dann auszugehen, wenn im Rahmen einer langjährigen Vertriebsbeziehung einer der Partner das innerhalb eines Vertriebssystems genutzte Zeichen als Marke anmeldet, obwohl ihm das Zeichen und das zugehörige Produkt nach den innervertraglichen Regelungen und der gelebten Praxis nicht allein zusteht. Ein eigener Benutzungswille schließt die Bösgläubigkeit nicht aus. Die Behinderung des Vorbenutzers muss auch nicht der einzige Beweggrund für die Markenanmeldung sein; vielmehr kann für die Annahme einer Bösgläubigkeit ausreichen, dass diese Absicht wesentliches Motiv des Anmelders darstellt. Und so lag der Fall hier.

Der Widerklägerin und Beklagten zu 1) steht hingegen gegen die Widerbeklagte und Klägerin ein Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 1 bzw. 2, Abs. 5 MarkenG schon aus den in erster Linie geltend gemachten deutschen Wortmarken „GL“ und „GR“ zu, so dass es auf den Rechtsbestand der von der Beklagten zu 1) hilfsweise geltend gemachten Benutzungsmarken an den Zeichen „GL“ und „GR“ nicht ankommt.